Спір навколо Хіаомі: хто має право на розповсюдження смартфонів в Україні

Як відомо, єдиним справжнім конкурентом iPhone є продукція Хіаомі. Корпорація Хіаомі створила абсолютно нову концепцію бізнесу, а її перші смартфони були на щабель кращими від продукції найближчих конкурентів через наявність у компанії прогресивного програмного продукту MIUI. Крім виробництва смартфонів, Хіаомі створила величезні екосистеми підприємств і стартапів. Саме через ці чинники ТОВ »«Ен-Ай-Ес» (далі — компанія NIS) упродовж року після міжнародної реєстрації торгової марки ХІАОМІ розпочало активну співпрацю з корпорацією Хіаомі та поширення її продукції в Україні. Однак успішна діяльність у нашій державі завжди не дає спокою конкурентам. Як інструмент знищення чужого успіху, як завжди, вирішили використати суди.

Хто привів Хіаомі в Україну

Міжнародна реєстрація №1177611 торгової марки ХІАОМІ щодо низки товарів і послуг, зокрема мобільних телефонів, відбулася 28 листопада 2012 р. Власником цієї реєстрації наразі є корпорація Xiaomi Inc. (Китай). Охорона, що виникає внаслідок вказаної міжнародної реєстрації, поширюється на десятки країн, у т. ч. Україну. Однак на час реєстрації оригінальні товари з торговою маркою ХІАОМІ, МІ, RedMI в Україні не поширювалися, бо ані українська, ані російська мови у продукції китайського виробника не застосовувались. Оскільки програмна прошивка MIUI, на якій працюють смартфони Хіаомі, була лише на китайській, хінді та англійській, для поширення цих смартфонів у нашій державі необхідно було здійснити локалізацію програми, тобто зробити відповідні переклади, тестування, верифікацію та впровадження отриманих результатів.

У зв’язку з цим у 2014 р. компанія NIS створила окремий департамент, головними завданнями якого були переклад і тестування програмного забезпечення MIUI. Отримані результати відправлялися до головного офісу в Пекін, де спеціалісти MIUI їх верифікували та впроваджували. Також компанія NIS власними силами першою розпочала сертифікацію продукції Хіаомі у державних органах України та постачання її в нашу країну з 2014 р.

Поряд з тим, компанія NIS провела надзвичайно складну і важливу роботу для створення якісного сервісного обслуговування продукції екосистеми Хіаомі Мі та Mijia в Україні. Зокрема, нею створена мережа авторизованих сервісних центрів Xiaomi у великих містах. Задля просування в Україні оригінальної продукції екосистеми Хіаомі компанія NIS ще у 2014 р. створила електронний магазин-сервіс Xiaomi.UA. Почавши співпрацювати з китайським брендом у 2013 р., українській компанії вже у 2015 вдалося створити перші монобрендові магазини Хіаомі. Отже, компанія NIS доклала багато зусиль, щоб Хіаомі Мі захотіла прийти в Україну, і це стало реальністю.

Слід зазначити, що ТОВ »«Ен-Ай-Ес» реалізувало лише справжню (оригінальну) продукцію, введену під торговими марками ХІАОМІ, Mi, «RedMі», Mijia в цивільний оборот її виробником, корпорацією Xiaomi, яка є власником зазначеної міжнародної реєстрації. Ця реалізація здійснюється за згодою корпорації Xiaomi, про що свідчать у т. ч. численні фото, на яких віце-президент Xiaomi Хюго Барра, директор компанії NIS Олександр Ширков і директор Xiaomi з управління продуктами й маркетингом Донован Санг демонструють нові смартфони, знімки із зустрічі старшого віце-президента Xiaomi Сянг Ванг, директора компанії NIS О. Ширкова і директора з продажів Xiaomi Global Лiу Йi тощо.

Підробка ліцензійної угоди?

Отже, корпорація Xiaomi як власник міжнародної реєстрації №1177611 торгової марки ХІАОМІ нiколи не пред’являла жодних претензій щодо продажу ТОВ »«Ен-Ай-Ес» в Україні вироблених нею смартфонів, програмного забезпечення та іншої продукції. Однак претензії почалися з боку інших осіб.

Український громадянин Олександр Шевченко, який на початку 2017 р. отримав доручення від іноземної компанії Alderman Management Ltd., яка, у свою чергу, отримала доручення від гонконгської компанії Xiaomi H. K. Limited, подав позов до ТОВ »«Ен-Ай-Ес» на захист начебто належних їй прав на торгові марки компанії Xiaomi Inc. Зокрема, він просив заборонити ТОВ »«Ен-Ай-Ес» здійснювати розповсюдження смартфонів Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb на території України, вилучити їх з цивільного обороту і знищити як «контрафактний товар».

У якості «доказу» позивач послався на ліцензійну угоду про торгові марки від 07.04.2010 начебто між ліцензіаром Xiaomi Inc. (підписана від імені представника Лей Джун) та ліцензіатом Xiaomi H. K. Limited (уповноважений підписант Сян Ван). Втім, стороною ліцензійної угоди на час її укладення (квітень 2010 р.) компанія Xiaomi Inc. бути не могла, позаяк на той час мала іншу назву — Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd. Xiaomi Inc. вона стала лише у 2013 р. (30.07.2013). Відтак, зазначають у ТОВ »«Ен-Ай-Ес», є підстави вважати, що копія цієї угоди є підробкою. Те, що ця угода не є належним і допустимим доказом, було встановлено і в рішенні Господарського суду Київської області від 28.11.2017.

Крім того, згідно з біографічними даними, наведеними у статті «Xiaomi Founder — Mi Middle East», підписант угоди від імені Xiaomi H. K. Limited Сян Ван «протягом 13 років, з 2002 по 2015 р. працював у Qualcomm, будучи віце-президентом Qualcomm CDMA Technologies, президентом Qualcomm Greater China і старшим віце-президентом QUALCOMM Incorporated». Отже, на дату підписання і початку дії угоди (07.04.2010) у Xiaomi H. K. Limited він не працював.

Розділом другим вказаної угоди визначено, що об’єктом угоди є »«всі зареєстровані торгові марки, що належать ліцензіару, а також торгові марки, що будуть зареєстровані протягом строку дії цієї угоди». Водночас, згідно з ч. 1 ст. 4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень ст. 3 і 3ter, охорона знака у кожній зацікавленій договірній стороні буде такою ж, як коли б цей знак був заявлений безпосередньо у відомстві цієї договірної сторони.

Отже, як зазначили у ТОВ »«Ен-Ай-Ес», правовідносини щодо міжнародних реєстрацій у кожній зацікавленій договірній стороні (наразі Україні) повинні відповідати вимогам законодавства цієї договірної сторони. Законодавство ж інших країн, у т. ч. Китаю, на правовідносини щодо міжнародних реєстрацій в Україні не поширюється.

Так, за вимогами ч. 5 ст. 1109 Цивільного кодексу України, «предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними». За приписами ч. 9 ст. 1109 ЦК, «умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними». А на момент укладення ліцензійної угоди 7 квітня 2010 р. міжнародна реєстрація №1177611 від 28 листопада 2012 р. торгової марки ХІАОМІ не була чинною.

Крім того, як видно з самого документу, імена та позиції підписантів у компанії не проставлені, підпис з боку Xiaomi Inc. відсутній, а документ був наданий як копія. Він не був належним чином легалізований або апостільований. Звертає на себе увагу й те, що дата підписів представників сторін у відповідному реквізиті не проставлена.

Таким чином, зазначають у ТОВ «Ен-Ай-Ес», ця угода аж ніяк не могла слугувати доказом щодо відносин в Україні, пов’язаних з міжнародною реєстрацією №1177611, а позивач — компанія Xiaomi H. K. Limited не має в Україні жодних прав, пов’язаних з цією міжнародною реєстрацією.

Ще одним «доказом» позивач називав заяву Xiaomi Inc. і Xiaomi H. K. Limited про те, що «Xiaomi Inc. повністю підконтрольна Xiaomi H. K. Limited та має усі права на використання та видачу ліцензій на використання торгових марок, зареєстрованих Xiaomi Inc.». Однак ця заява підписана за кожну сторону однією особою з прикладенням різних печаток (підпис з обох сторін однаковий, хоча підписанти різні, а їх імена не вказані). Крім того, навіть якщо припустити дійсність цієї заяви, вона свідчить лише, що компанія Xiaomi H. K. Limited має права використовувати та видавати ліцензії на використання торгових марок, зареєстрованих компанією Xiaomi Inc. Вона не має передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу права перешкоджати неправомірному використанню цих торгових марок, у т. ч. забороняти таке використання.

Слід відмітити, що Господарський суд Київської області в ухвалі від 07.09.2017 по справі №911/2674/17, залишеній без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2017, встановив, що ця заява «не є належним та допустимим доказом у розумінні ст. 33 ГПК України, який підтверджує права заявника на вказані об’єкти інтелектуальної власності». Відтак, корпорація Xiaomi Inc. не надавала компанії Xiaomi H. K. Limited право захищати законні права, інтереси та інтелектуальну власність корпорації Xiaomi Inc., а також уповноважувати на це інших осіб, зокрема Alderman Managemеnt Ltd. Відповідно, і доручення О. Шевченку від імені компанії Alderman Managemеnt Ltd бути представником в Україні і від імені компанії виконувати якісь дії в судах по цьому спору не може слугувати належним доказом у справі. 

Судова тяганина

Спочатку Господарський суд Київської області відмовив позивачу як у задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, так і в позові по суті (справа №911/2674/17). Так, заявник просив суд накласти арешт на «смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb» — 100 шт., заявлених імпортером ТОВ »«Ен-Ай-Ес» до митного оформлення» та заборонити Київській митниці ДФС України здійснювати митне оформлення цих товарів.

Втім, як вже було сказано, суд встановив, що заява від 30.11.2016, яка містить інформацію, що компанія Xiaomi Inc. «повністю підконтрольна» компанії Xiaomi H. K. Limited, та компанія Xiaomi H. K. Limited «має всі законні права для використання та надання дозволів щодо торгових марок», які зареєстровані компанією Xiaomi Inc., не є належним та допустимим доказом у розумінні ст. 33 ГПК України. Тобто ця заява не підтверджує права заявника на вказані об’єкти інтелектуальної власності, оскільки майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані за договором про передачу права власності на знак чи ліцензійним договором, які вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Доказів укладення зазначеного правочину, за яким заявнику (компанії Xiaomi H. K. Limited) передані права на зазначені торгові марки, суду не було надано.

Крім того, суд зазначив, що вказана заява підписана від імені компаній Xiaomi Inc. та Xiaomi H. K. Limited без зазначення осіб підписантів та їх посад, а відтак, неможливо встановити осіб та їх повноваження під час складання заяви.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.10.2017 ця ухвала суду першої інстанції була залишена без змін.

Надалі, 28.11.2017 Господарський суд Київської області виніс рішення по суті справи, яким повністю відмовив позивачу (компанії Xiaomi H. K. Limited) та встановив наступне:

Згідно з даними, що містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, власником торгових марок Xiaomi (номер міжнародної реєстрації 1177611), Mi (№1173649), RedMi (№1213534) є компанія Xiaomi Inc. У якості доказів, які підтверджують права інтелектуальної власності позивача, компанії Xiaomi H. K. Limited на торгові марки Xiaomi, RedMi, позивач надав суду фотокопію ліцензійної угоди про товарні знаки, укладену між компанією Xiaomi Inc. та компанією Xiaomi H. K. Limited та її переклад на українську мову.

Однак ліцензійна угода про товарні знаки, укладена між компанією Xiaomi Inc. та компанією Xiaomi H. K. Limited всупереч приписів ст. 1109 Цивільного кодексу України, містить положення, згідно з якими предметом ліцензійного договору є права на використання об’єкта інтелектуальної власності торгових марок, які на момент укладення договору не були чинними, тобто зареєстрованими. Відтак, права на використання торгових марок Xiaomi, Mi, RedMi за даною ліцензійною угодою не передані їх власником позивачу, компанії Xiaomi H. K. Limited.

Крім того, з поданої позивачем копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи вбачається, що заснована 03.03.2010 компанія Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd 30.07.2013 змінила назву на Xiaomi Inc. Отже, стороною ліцензійної угоди на час її укладення компанія Xiaomi Inc. бути не могла, бо на той час мала іншу назву.

Також суд зауважив, що за приписами ч. 9 оглядового листа ВГСУ №01-06/521 від 28.02.2017 теорія права виділяє три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав право власника забороняти використання торгової марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг. Тобто у випадку введення товару з відповідною торговою маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торгової марки наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений. Відтак, приписи Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов’язують вичерпання прав власника торгової марки з введенням ним (або за його згодою) товару в цивільний оборот виключно на території України.

Отже, введення власником торгової марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у т. ч. на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав. Таким чином, позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під належним йому знаком для товарів і послуг на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

…Але «знайшовся» лист

Втім, вже в апеляційній інстанції знайшлися нові «докази» на користь позивача, яких раніше не було — листи, підписані з різницею в місяць.

Так, Київський апеляційний господарський суд у постанові від 19.03.2018 в якості «точки опору» вирішив використати лист від 22.11.2017, що начебто був підписаний компанією Xiaomi Inc., про те, що між компаніями Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd та Xiaomi H. K. Limited. був укладений квазідоговір, за умовами якого позивач мав право використовувати належні компанії Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd торгові марки Xiaomi, Mi, а з 30.07.2013, після зміни назви компанії з Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd на Xiaomi Inc. вона продовжила та підтвердила свою співпрацю з позивачем шляхом укладення ліцензійної угоди.

Приймаючи нове рішення про задоволення позову, апеляційний господарський суд виходив, зокрема, з того, що ліцензійна угода є належним доказом передачі компанії прав на торгові марки Xiaomi, Mi, RedMi, а місцевий суд у вирішенні спору не врахував обставин щодо включення вказаних об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Рішення Верховного Суду

Справа дійшла до нового Верховного Суду, який частково задовольнив касаційну скаргу ТОВ »Ен-Ай-Ес» та скасував інші рішення судів». У своїй постанові від 01.07.2018 ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду зазначив, що «ані місцевий господарський суд, ані апеляційний господарський суд, насамперед, не з’ясували, чи наділений представник О. Шевченко, який підписав позовну заяву, правом звертатися з позовом до суду в інтересах Компанії (компанії Xiaomi H. K. Limited). Суди не дослідили зміст довіреності від 25.05.2017, яка видана від імені компанії Alderman Management Ltd., якою остання уповноважила, зокрема, О. Шевченка бути законним представником Компанії (при цьому у преамбулі довіреності під поняттям Компанія визначено компанію Alderman Management Ltd.) і від її імені та для неї виконувати всі або будь-які з дій та речей щодо захисту інтелектуальної власності цієї компанії, включаючи, але не обмежуючись правами Xiaomi (за міжнародною реєстрацією №1177611 від 28.11.2012), Mi (за міжнародною реєстрацією №1173649 від 28.11.2012), RedMi (за міжнародною реєстрацією №1213534 від 23.04.2014)».

Як вказав ВС, з’ясування відповідних обставин мало істотне значення у даній справі, оскільки згідно з приписами ГПК, господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказане.

Крім того, вирішуючи спір по суті, місцевий господарський суд з посиланням на ліцензійну угоду зазначив, що та угода підпадає під дію законів КНР, та нагадав про існування спеціального законодавчого акту — Закону Китайської Народної Республіки «Про товарні знаки» від 23.08.1982, яким врегульовані питання у сфері інтелектуальної власності. Також місцевий господарський суд вказав, що в силу приписів названого Закону ліцензійні угоди підлягають реєстрації, без якої не можуть бути передані права на торгові марки. Водночас суд не зазначив, у якій саме нормі (статті) Закону «Про товарні знаки» міститься наведене положення, та не навів її повного змісту.

Апеляційний господарський суд, у свою чергу, взагалі залишив поза увагою те, що за умовами ліцензійної угоди остання підпадає під дію законів Китайської Народної Республіки та безпідставно застосував до спірних правовідносин норми ЦК України, якими врегульовано питання укладення та чинності ліцензійних договорів.

Таким чином, зауважив Верховний Суд, з метою правильного вирішення спору судам належало достеменно встановити (у т. ч. шляхом отримання інформації від компетентних органів), чи підлягала обов’язковій реєстрації за законодавством Китайської Народної Республіки ліцензійна угода, та за відсутності такої реєстрації з’ясувати, чи впливає зазначене на чинність прав, наданих за ліцензійною угодою або інших прав на об’єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом своїх прав.

З метою всебічного, повного та об’єктивного вирішення спору по суті судам належало також встановити на підставі належних та допустимих доказів, чи введений спірний товар (смартфони відповідної торгової марки) у цивільний обіг власником цієї торгової марки, і відповідно, чи існують підстави вважати такий товар контрафактним, а наступний перепродаж на території будь-якої іншої країни, де права власника торгової марки також охороняються — неправомірним та таким, що порушує права інтелектуальної власності правовласника.

Відповідно до приписів ч. «»6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на: використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Верховний Суд направив справу на новий розгляд до Господарського суду Київської області, щоб останній дав відповідним обставинам справи належну правову оцінку і вирішив спір відповідно до закону.

Новий (старий) розгляд

Отже, Господарський суд Київської області мав би врахувати зауваження Верховного Суду. Втім, у рішенні ГС Київської області від 25.09.2018 ґрунтовний правовий аналіз у вигляді відповідей на запитання, які, по суті, поставив перед ним ВС, відсутній.

Дійсно, суд вірно посилався на ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яка вказує, що з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень ст. 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Це означає, що правовідносини щодо міжнародних реєстрацій у кожній зацікавленій договірній країні, у т. ч. в Україні мають відповідати вимогам законодавства цієї країни, і законодавство інших країн, у т. ч. Китаю на правовідносини щодо міжнародних реєстрацій в Україні не поширюється. Втім, суд чомусь зробив з цього інший висновок.

Крім того, суд першої інстанції вдався до з’ясування та оцінки обставин щодо продажу відповідачем товару на території України, не врахувавши, що згідно з чинним законодавством України питання вичерпання прав власника торгової марки не пов’язується безпосередньо з введенням товару в цивільний оборот виключно на території України. Дана позиція викладена в оглядовому листі Вищого господарського суду України №01-06/521 від 28.02.2017 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності». Зокрема, у п. 9 названого оглядового листа зроблено такий висновок: «Позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під належним йому знаком для товарів і послуг на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України».

Наразі справа призначена до розгляду по другому колу у Північному апеляційному господарському суді. Чи врахує суд зауваження Верховного Суду та чи надасть відповідним обставинам справи належну правову оцінку, щоб вирішити спір відповідно до закону? Питання залишається відкритим.