Судовий бій навколо Хіаомі: хто має право на розповсюдження смартфонів в Україні

Українське законодавство свідчить, що в Україні існує міжнародний підхід до вичерпання прав. Зокрема, приписи ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним (або за його згодою) товару в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником або за його згодою товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави, і після цього власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються, у тому числі на території України.

Разом з цим, даний підхід поставлено під сумнів в одному з судових спорів, який проаналізувала «Судово-юридична газета». Так, перед судами наразі стоїть питання, на якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в цивільний обіг на території України.

На якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними?

Раніше ми вже писали про судову справу №911/2674/17 щодо використання торгових марок Xiaomi, Mi, RedMi в Україні. 

Українська компанія ТОВ «Ен-Ай-Ес» упродовж року після міжнародної реєстрації торгової марки ХІАОМІ розпочала активну співпрацю з корпорацією Хіаомі та поширення її продукції в нашій державі. Корпорація Xiaomi як власник міжнародної реєстрації №1177611 торгової марки ХІАОМІ нiколи не пред’являла жодних претензій щодо продажу ТОВ «Ен-Ай-Ес» в Україні вироблених нею смартфонів, програмного забезпечення та іншої продукції. Однак претензії почалися з боку інших осіб.

Так, громадянин Олександр Шевченко, який на початку 2017 р. отримав доручення від іноземної компанії Alderman Management Ltd., яка, у свою чергу, отримала доручення від гонконгської компанії Xiaomi H. K. Limited, подав позов до ТОВ «Ен-Ай-Ес» на захист начебто належних їй прав на торгові марки компанії Xiaomi Inc. Зокрема, він просив заборонити ТОВ «Ен-Ай-Ес» здійснювати розповсюдження смартфонів Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb на території України, вилучити їх з цивільного обороту і знищити як «контрафактний товар».

Як на «доказ» позивач послався на ліцензійну угоду про торгові марки від 07.04.2010 начебто між ліцензіаром Xiaomi Inc. (підписана від імені представника Лей Джун) та ліцензіатом Xiaomi H. K. Limited (уповноважений підписант Сян Ван). Втім, стороною ліцензійної угоди на час її укладення (квітень 2010 р.) компанія Xiaomi Inc. бути не могла, позаяк на той час мала іншу назву — Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd. Xiaomi Inc. вона стала лише у 2013 році.

Наразі в суді розглядається ще одна справа №910/6411/19 за позовом компанії «Xiaomi Inc.» до ТОВ «Ен-Ай-Ес». Представником позивача виступає той самий Олександр Шевченко, який представляє інтереси «XIAOMI H.K. Limited» у справі №911/2674/17. Він вважає, що ввезення товару під торгівельною маркою «Xiaomi», «Redmi», «Mi» на територію України є порушенням прав інтелектуальної власності, та просить суд заборонити ТОВ «ЕН-АЙ-ЕС» розповсюджувати товар, вилучити з цивільного обороту та знищити товар.

Зі свого боку, ТОВ «Ен-Ай-Ес» наголошує на тому, що товар, а саме смартфони Xiaomi були випущені власником торговельної марки у цивільний обіг, отже, правовласник не може заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни.

Так, «ЕН-АЙ-ЕС» було надано до суду всі документи: контракти, додатки до контракту, інвойси, дистриб’юторську угоду, з яких можна дослідити ланцюг купівлі-продажу смартфонів Xiaomi Redmi 6A та Хiaomi Redmi Go.

Зазначений товар був придбаний ТОВ «Ен-Ай-Ес» у компанії Конкорд Трейд Інк. (Concord Trade Inc.) згідно з контрактом від 01.10.2016 р. В свою чергу, компанія Конкорд Трейд Інк. придбала його згідно Інвойсу № HW032-102183 від 03.04.2019 р. у компанії Гонконг Ганг Ейю Девелопмент Компані Лімітед (HONG KONG HUNG AU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED), що є офіційним дистриб’ютором «Xiaomi» згідно з дистриб’юторською угодою від 13.01.2017 р.

Отже, суть даного спору зводиться до того, на якому саме етапі права власника свідоцтва (міжнародної реєстрації) є вичерпаними з точки зору українського законодавства: після того, як товари були введені в цивільний обіг незалежно від території, де це відбувається, або лише після того, як вони були введені в цивільний обіг на території України?

Для відповіді на це питання слід звернутися до законодавства. Частиною 5 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Однак відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Таким чином, у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки, наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

Тут варто згадати, що у теорії виділяють три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.

У відповідності до міжнародного принципу вичерпання прав право власника забороняти використання торговельної марки вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг (тобто у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торговельної марки наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений).

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території іншого регіону (діє в країнах, які пов'язані регіональною угодою).

Національний принцип вичерпання прав передбачає вичерпання прав для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на території інших держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи).

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця та має бути зафіксований у законі.

Приписи ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним (або за його згодою) товару в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Таким чином, власник торгівельної марки (або інша уповноважена особа), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Такої ж позиції дотримувався й Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних справ (зокрема у справі №904/2029/15 від 20 жовтня 2015 року).

Визнати товар контрафактним можливо лише після проведення експертизи

Як було сказано вище, у справі №910/6411/19, яка наразі знаходиться в Господарському суді міста Києва, представник позивача О. Шевченко наголошує на тому, що продукція є контрафактною. Втім, жодного висновку експертизи щодо такої «контрафактності» немає.

Разом з тим, відповідач — ТОВ «Ен-Ай-Ес», відстоюючи свою позицію, відібрало зразки товару, який представник позивача вважає контрафактним, та направило на експертизу до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення комп’ютерно-технічного дослідження.

На вирішення експертного дослідження були поставлені наступні питання: «Яким є тип, марка, модель, технічні характеристики (параметри) та загальне функціональне призначення устаткування? У разі технічної можливості зазначити наявні ідентифікаційні відомості (найменування, маркування, розпізнавальні особливості, дані ідентифікації, країна реєстрації, країна виробника тощо)».

Державною експертизою було встановлено, що технічні пристрої Xiaomi Redmi 6A та Хiaomi Redmi Go, які були відібрані для проведення експертизи, є оригінальними (автентичними). Висновок експерта за результатами проведення комп’ютерно-технічного дослідження було додано до відзиву на позовну заяву «Xiaomi Inc.».

В контексті цієї справи варто згадати й те, на якому етапі знаходиться розгляд першого спору (вже згадана справа №911/2674/17 щодо 100 телефонів) та якими є аргументи обох сторін.

Так, 15 липня ц. р. відбулось засідання Касаційного господарського суду ВС, на якому за наслідками розгляду касаційної скарги судом було ухвалено постанову, якою касаційну скаргу представника позивача було задоволено частково, постанову Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 року було скасовано і справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції (вже у другий раз).

Представник позивача Олександр Шевченко в цій справі, знов-таки, стояв на позиції, що продукція, а саме смартфони Xiaomi є контрафактним товаром, походження якого невідомо, товар не був введений у цивільний оборот за згодою правовласника.

Натомість ТОВ «Ен-Ай-Ес» наголошувало на тому, що товариством було надано до суду всі документи, з яких можна дослідити ланцюг купівлі-продажу товару, який був випущений у цивільний оборот.

Так, товар (радіотелефони системи стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS — Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb кількістю 100 шт.), заявлений ТОВ «Ен-Ай-Ес» до митного оформлення згідно з митною декларацією від 21.08.2017, був придбаний у компанії «INNES INTERNATIONAL, INC» згідно з контрактом від 10.01.2017 в установленому законодавством порядку.

В свою чергу, Компанія «INNES INTERNATIONAL, INC» придбала вищевказаний товар у компанії «Shenzhen Zealkeys Sci-tech Co., LTD», яка є справжнім дистриб'ютором «XIAOMI Inc.».

Крім того, представник позивача не уточнив, з урахуванням якої експертизи зазначені в рішенні суду смартфони підпадають під визначення контрафактних. Адже сам факт покупки апаратів у будь-якого іншого постачальника не є підставою для того, щоб назвати їх контрафактом.

У Постанові Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» визначено, що вирішення питання щодо можливості самостійного використання частини твору (у тому числі й оригінальної назви твору) потребує, як правило, спеціальних знань, тому з цією метою господарському суду слід згідно зі статтею 41 ГПК призначати відповідну судову експертизу.

Тобто визнання товару як контрафактного можливо лише після проведення відповідної експертизи компетентними установами та спеціалістами у сфері інтелектуальної власності. Проте в матеріалах господарської справи №911/2674/17 не міститься жодної інформації про проведення такої експертизи.

Як тлумачити закон КНР

Окрім того, представник позивача у касаційній скарзі у справі №911/2674/17 зазначив, що, досліджуючи норми законодавства Китайської Народної Республіки, суд апеляційної інстанції проігнорував поданий позивачем переклад закону КНР «Про товарні знаки». Зокрема, згідно з абз. 3 ст. 40 цього закону ліцензійний договір має обліковуватись в Управлінні по товарним знакам, але разом з тим у цій статті відсутнє посилання на його обов’язкову реєстрацію.

Слід зазначити, що на виконання вимог суду апеляційної інстанції сторонами було надано та судом до матеріалів справи долучено нотаріально завірений переклад  українською мовою відповідного закону КНР.

У своїй постанові апеляційний суд зазначає, що абз. 3 ст. 40 закону КНР «Про товарні знаки» (в редакції, чинній на момент укладення угоди) визначено, що договір про ліцензування товарного знаку має бути поданий до Управління товарних знаків для внесення запису в реєстр.

Зокрема, відповідно до закону КНР у редакції, чинній на момент укладення «ліцензійного договору», «The trademark licensing contract shall be submitted to the Trademark Office for the record», що у перекладі українською мовою означає: «Договір про ліцензування товарного знаку має бути поданий до Управління товарних знаків для внесення запису в реєстр».

Таким чином, судді мають сумніви в тому, що ліцензійна угода про товарні знаки, укладена між компанією «Xiaomi Inc.» та компанією «XIAOMI H.K. Limited», яку надав позивач до суду, є належним доказом у справі, оскільки позивачем не було надано до суду підтвердження реєстрації цієї ліцензійної угоди.

Чи дійсна ліцензійна угода

Отже, як один з аргументів начебто на підтвердження факту передачі прав щодо торгівельних марок "Xiaomi", "Mi" та "RedMi" позивач називає копію ліцензійної угоди, укладеної між правовласником торгівельних марок та Позивачем, відповідно до якого правовласник підтвердив передачу прав на вказані торгівельні марки до Позивача на території України. Зі свого боку відповідач зазначає, що відповідно абз. 3 закону КНР «Про товарні знаки», договір на ліцензійне використання торгівельної марки підлягає обов'язковій реєстрації в Управлінні по торгівельним маркам.

Розділом 3 ліцензійної угоди, укладеної між компанією «Xiaomi Inc.» та компанією «XIAOMI H.K. Limited», визначено, що термін дії угоди починається 7 квітня 2010 року і залишається в силі до 6 квітня 2020 року.

Однак відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності та підтверджені наявними в матеріалах господарської справи листами ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 25.01.2017 року, власником торговельних марок «Xiaomi», «Mi» та «RedMi» є компанія «XIAOMI Inc.», іменована до 30.07.2013 року як компанія «Вeijing Xiaomi Teсhnology Co., Ltd».

Отже, на дату 7 квітня 2010 року, яка зазначена в копії ліцензійної угоди датою початку дії цієї угоди, сторони угоди з назвою компанія «XIAOMI Inc.» не існувало.

Поряд з цим, відповідно до витягу з електронного реєстру Гонконгу, 23 червня 2010 року була заснована компанія з iншою назвою, а саме GOLDEN PRICE LIMITED. А майже через рiк, 7 квітня 2011 року цю назву компанії було змінено на «XIAOMI H.K. Limited».

Таким чином, дана угода взагалі не могла бути укладена у 2010 році між «Xiaomi Inc.» та «XIAOMI H.K. Limited», оскільки на той час компаній з такими назвами не існувало.

Цікавим є і той факт, що зазначена угода була підписана Сян Ваном від імені Xiaomi H. K. Limited, який на момент підписання угоди працював у компанії Qualcomm і почав працювати у компанії Xiaomi тільки з 2015 року (http://en.miui.com/thread-121574-1-1.html).

Варто згадати і про ще один закон КНР, а саме закон «Про договори». Так, статтею 44 зазначеного закону визначено, що укладений відповідно до закону договір вступає в силу з моменту укладання.

Якщо законодавством, адміністративними актами передбачається затвердження, реєстрація договору, слід дотримуватися законодавства, адміністративних актів.

Разом з тим, статтею 52 наведеного Закону передбачено, що договір є недійсним при одній з таких обставин:

- якщо одна зі сторін уклала договір шляхом обману, погрози, порушила права і інтереси держави;

- якщо договір укладено в результаті зловмисної угоди і тим самим завдано шкоди правам та інтересам держави, організацій або третіх осіб;

- якщо договірна форма прикриває незаконні цілі;

- якщо порушені суспільні права і інтереси;

- якщо порушені імперативні норми законодавства, адміністративних актів.

З огляду на вищевикладене, суду апеляційної інстанції необхідно буде встановити, як впливає наявність чи відсутність реєстрації в Управлінні по торговельним маркам за законодавством КНР на чинність ліцензійної угоди у КНР, але у нас дiють нашi закони, ніж у Китаї.

Є сподівання, що судам вдасться розв’язати цю непросту задачу та віднайти законне і обґрунтоване рішення у даних справах. Адже від цього буде залежати, чи є захищеними в Україні права iмпортерiв та розповсюджувачів певного товару.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:

Суд первой инстанции указал в своем решении, что в Украине действуют международные нормы, но дальше суд не пошел. На международные регистрации распространяется только действие международных договоров, т. е. закон КНР не может применяться в этом деле. 

Украина подпадает под Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков.  Таким образом, на действие международных регистраций распространяется лишь Мадридское соглашение, согласно с которым отношения сторон регулируются национальным законом. В данном случае национальным законом является Гражданский кодекс Украины. По Гражданскому кодексу нельзя применять соглашения к знакам, которых не существовало.