Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності шляхом визнання його судом недійсним, - Верховний Суд

Ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок визнання судом його недійсним. Оскільки в пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК України, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК України над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК України. Дану позицію висловив КЦС Верховного Суду у постанові від 8 листопада 2023 року по справі № 755/3412/22.

Історія справи

8 листопада 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу ТОВ «Н» у справі за позовом гр. А до ТОВ «Н», третя особа – Б. про захист прав на знак для товарів та послуг.

Суди встановили, що на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг у травні 2018 року А та Б набули право на знак для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. У червні 2018 року між Б та ТОВ «Н» укладений Ліцензійний договір на використання торговельної марки, відповідно до умов якого ліцензіар за договором надає за плату ліцензіату дозвіл на використання торговельної марки у підприємницькій діяльності ліцензіата на умовах простої (невиключної) ліцензії з правом видачі субліцензії.

Торговельна марка може бути використана ліцензіаром у будь-який спосіб, що прямо не заборонений чинним законодавством України. На підставі Свідоцтв на знак для товарів і послуг в березні 2021 року Б набула право на торговельну марку. Співвласником, зокрема є В, який уклав з ТОВ «Н» Ліцензійний договір на передачу прав на використання торговельної марки.

У червні 2021 року А подано до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України заяву про порушення ТОВ «Н» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ «Н» торговельної марки без дозволу заявника.

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ відмовило А у початку розгляду справи. Дніпровським УП НП у м. Києві повідомлено про те, що 19 квітня 2022 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження за частиною 4 статті 190, частиною 1 статті 229 КК України.

За даними роздруківки з офіційного сайту ТОВ «Н» товариство завозить з-за кордону та реалізує на території України товари з ідентичним логотипом ТМ. Рішенням районного суду, залишеним без змін постановою апеляційного суду, позов задоволено частково.

Заборонено будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) ТОВ «Н» знака для товарів і послуг, заборонено пропуск через митний кордон України товарів, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в іншій частині позову відмовлено.

Позиція Верховного Суду

Постановою Верховного Суду постанову апеляційного суду скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (частина друга статті 493 ЦК України). У главі 44 ЦК України законодавцем не визначено, як мають здійснюватися спільні права на торговельну марку.

Як наслідок, слід застосовувати правила, передбачені в статті 428 ЦК України, згідно з якими за загальним правилом всі аспекти реалізації спільних прав на торговельну марку мають визначатися співсуб’єктами в договорі.

У справі, що переглядалась, А і Б набули право на знак для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. У червні 2018 року між Б та ТОВ «Н» укладено Ліцензійний договір на використання торговельної марки.

Погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, апеляційний суд послався на пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та вважав, що відсутні докази наявності договору про використання знака для товарів і послуг між позивачем А та Б, як співсуб’єктами прав на торговельну марку, а тому ТОВ «Н» всупереч вимогам закону використовувало торговельну марку, право на яку зареєстровано, у тому числі за позивачем.

У разі якщо співсуб’єкти права на торговельну марку не вчинили договір, то законодавець передбачив, що спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно (друге речення частини першої статті 428 ЦК України). Тобто всі питання, пов’язані зі здійсненням спільних прав на торговельну марку, їх суб’єкти мають вирішувати спільно (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку).

Для вирішення того, яка норма підлягає застосуванню (стаття 428 ЦК України чи пункт 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), потрібно застосувати частину другу статті 4 ЦК України, яка закріплює пріоритет норм ЦК України над нормами інших законів.

Оскільки у пункті 3 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і він суперечить статті 428 ЦК України, то з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК України над нормами інших законів застосуванню підлягає стаття 428 ЦК України.

Касаційний суд зауважив, що законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, як нікчемний. Тому з урахуванням презумпції правомірності правочину ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок визнання судом його недійсним.

У цій справі позивач позовну вимогу про оспорювання Ліцензійного договору від 1 червня 2018 року між Б та ТОВ «Н» не пред’являв. За таких обставин суд апеляційної інстанції не мотивував відхилення доводів відповідача щодо правомірності використання торговельної марки та зробив передчасний висновок про залишення без змін рішення суду першої інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.