Дела сердечные

Александр Мамуня, партнер Aequo

Максим Трикур, юрист Aequo

В новое десятилетие украинская юриспруденция вступает не только с новыми планами и надеждами, но и с багажом споров из прошлого. Одним из них является битва между «Дарницей» и «Фармаком» за «Корвалол», длящаяся уже без малого 15 лет.

Предыстория спора

Спор начался в 2005 году с атаки «Фармака» на знак «Корвалол-Дарница». «Фармак» утверждал, что этот знак схож до степени смешения с зарегистрированным на его имя знаком «Корвалол Сorvalolum».

После шестилетнего рассмотрения суды всех инстанций отказали «Фармаку» в иске, установив несходство обозначений.

Стоит отметить, что в том деле «Фармак» пытался усилить позицию, ссылаясь на свой хорошо известный знак «Корвалол». Однако эксперты установили несходство знаков «Корвалол» и «Корвалол-Дарница», а суды указали на незаконность самого решения о признании знака «Корвалол» хорошо известным, поскольку последнее было принято в 2004 году при отсутствии утвержденной процедуры для признания знаков хорошо известными (которая появилась лишь в 2005 году).

В 2017 году «Фармак» предпринял очередную атаку на знак «Корвалол-Дарница».

В качестве орудия нападения «Фармак» опять использовал обозначение «Корвалол Сorvalolum», но на сей раз не просто зарегистрированное в качестве торговой марки, а признанное хорошо известным знаком для товаров и услуг Апелляционной палатой Минэкономразвития («АП»).

Иными словами, противопоставленное обозначение «Корвалол Сorvalolum» было облачено в новую правовую форму — хорошо известного знака.

Держа оборону, «Дарница» предъявила иск о признании недействительным решения АП о признании обозначения «Корвалол Сorvalolum» хорошо известным.

В январе 2020 года на втором круге рассмотрения за дело предстоит взяться апелляционному суду.

Хорошо известные знаки: ликбез

Хорошо известный знак — это джокер в мире обозначений. По сравнению с обычным — зарегистрированным —­ знаком, хорошо известный знак обладает более широким объемом правовой охраны и предоставляет его владельцу больше полномочий.

Предоставив хорошо известным знакам больший объемом правовой охраны, законодатель установил и более строгие требования к получению ими правовой охраны. Так, если обычный знак просто регистрируется, то хорошо известным — признается АП (по специальной процедуре) или же судом.

При этом знак признается хорошо известным не вообще, а в отношении конкретного лица — заявителя, а также по состоянию на конкретную дату и в отношении определенных товаров и/или услуг.

К примеру, в Украине знак «Сoca-Cola» признан хорошо известным на имя The Coca-Cola Company для товаров «безалкогольные газированные напитки» по состоянию на 31 декабря 2008 года.

Для признания знака хорошо известным вместе с заявлением заявитель должен предоставить АП надлежащие доказательства. Эти доказательства должны подтверждать соответствие знака установленным критериям хорошей известности (сразу всем, нескольким или хотя бы одному из них — на усмотрение АП), а именно: интенсивного продвижения и использования, признания среди потребителей, наличия регистраций знака в других странах, успешного отстаивания прав на знак и наличия сведений о ценности, ассоциируемой со знаком.

При этом закон устанавливает, что доказательства должны быть надлежащими. Во-первых, доказательства должны подтверждать, что знак стал хорошо известным именно к запрашиваемой дате, а не позднее ее. Во-вторых, доказательства должны подтверждать хорошую известность именно того знака, для которого истребуется правовая охрана, а не какого-либо другого знака.

Закон обязывает АП отсеивать ненадлежащие доказательства и при принятии решения руководствоваться только теми, которые соответствуют закону.

Так, согласно п. 7.2. Порядка признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины от 15.04.2005 г. № 228 («Порядок»), знак не может быть признан Апелляционной палатой хорошо известным в Украине, если коллегией установлено, что предоставленные заявителем материалы не подтверждают хорошую известность знака заявителя на дату, указанную в заявлении. Кроме того, согласно п. 7.3. Порядка, в мотивировочной части решения коллегия АП должна указывать доводы, на основании которых документы (доказательства) заявителя были отклонены.

Позиция Дарницы

«Дарница» обращает внимание в суде на то, что большинство доказательств, предоставленных «Фармаком» в АП, являются ненадлежащими.

Они либо были созданы позже 2002 года — даты, на которую «Фармак» испрашивал правовую охрану для «Корвалол Сorvalolum», либо вовсе не касаются знака «Корвалол Сorvalolum».

Например, письмо об объемах розничных продаж препарата «Корвалол» за 2003-2017 гг. никак не может подтверждать приобретение обозначением «Корвалол Сorvalolum» статуса хорошо известного до 2002 года.

Аналогично, поданная в АП «Фармаком» справка «Proxima Research» об объемах продаж «Корвалола» за период после 2005 года совсем не свидетельствует о том, что обозначение «Корвалол Сorvalolum» стало хорошо известным уже к 2002 году.

Очевидно также, что регистрации знака «Корвалол Сorvalolum» за рубежом после 2002 года не подтверждают, что этот знак широко регистрировался до указанного года.

Регистрационные удостоверения, данные об объемах производства, продаж и экспорта препарата, маркированного знаком «Корвалол», если и подтверждают хорошую известность какого-то обозначения, то только знака «Корвалол», но никак не «Корвалол Сorvalolum» (который является иным, отличающимся знаком, отдельно заявленным «Фармаком» для признания хорошо известным в Украине), потому что совершенно не содержат информации об обозначении «Корвалол Сorvalolum».

Предыдущая практика АП однозначно свидетельствует о том, что такие знаки считаются существенно различающимися и что подобные дефекты доказательств влекут за собой отказ в признании знака хорошо известным. Так, в решении от 28.12.2011 г. об отказе в признании хорошо известным знака «KYB» АП указала, в частности, следующее: «Предоставленное заявителем исследование «Анализ уровня известности знака для товаров и услуг KYB (Kayaba)» cвидетельствует о том, что опрос целевой аудитории проводился относительно знака «KYB (Kayaba)», а не знака «KYB», который заявитель просил признать хорошо известным в Украине».

В решении 2017 г. об отказе в признании хорошо известным изобразительного знака «Эспузин-Здоровье» (которое, кстати, было принято всего через несколько дней после спорного решения по хорошо известному знаку «Корвалол Сorvalolum») АП также отметила: «Предоставленный заявителем аналитический отчет свидетельствует о том, что опрос целевой аудитории проводился относительно знака «Эспузин», а не «Эспузин-Здоровье, изобр.», который заявитель просит признать хорошо известным в Украине». Кроме того, АП отфильтровала значительную часть доказательств, поданных заявителем, именно на основании того, что материалы за 2016-2017 гг. не могут свидетельствовать о хорошей известности знака по состоянию на 2015 год.

Таким образом, «Дарница» в иске утверждает, что АП нарушила предписания законодательства (в частности, нормы Порядка), не дав критической оценки явно ненадлежащим доказательствам. Статья 19 Конституции Украины предписывает АП действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом, а этот самый закон не позволяет АП закрывать глаза на дефективные доказательства и учитывать их при принятии решения. Если бы АП выполнила возложенную на нее законом обязанность отсеять ненадлежащие доказательства, в ее распоряжении оказался бы существенно меньший объем релевантных материалов и, возможно, она приняла бы иное решение на их основании.

Так, по мнению «Дарницы», поскольку «Фармак» испрашивал правовую охрану для «Корвалол Corvalolum» по состоянию на 2002 год, то все доказательства должны свидетельствовать о приобретенной известности знака именно к 2002 году, но не позже.

Кажется очевидным, что сведения о знаке за период 2005–2017 гг. уж никак не свидетельствуют о приобретенной им известности к 2002 г.

«Дарница» также обращает внимание суда на то, что большинство предоставленных «Фармаком» доказательств касаются обозначения «Корвалол», а не «Корвалол Corvalolum».

Они, безусловно, могут свидетельствовать о хорошей известности знака «Корвалол» (и только «Корвалол»), но совершенно не подтверждают известность «Корвалол Corvalolum» (который является иным самостоятельным знаком), а ведь именно для последнего «Фармак» испрашивал признание хорошо известным.

Очевидно, что заявитель должен доказать хорошую известность именно того знака, для которого испрашивается правовая охрана, а не какого-либо иного, хоть и похожего.

К примеру, хорошая известность знака «Нова Пошта» невозможно обосновать доказательствами касательно знака «Укрпошта», а сведения о знаке «Pepsi-Cola» едва ли помогут доказать хорошую известность «Сoca-Cola».

Не случайно Порядок требует от заявителя подавать четкое изображение знака, для которого испрашивается правовая охрана. Впоследствии по этому эталону АП должна отсеивать доказательства касательно любых других знаков, даже если они похожи.

Вышеупомянутые аргументы четко демонстрируют, что решение АП о признании знака «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по состоянию на 2002 год было принято с нарушением требований законодательства и потому должно быть признано судом недействительным.

С позицией «Дарницы» на первом круге рассмотрения согласился апелляционный суд. В свою очередь, Верховный Суд направил дело на новый круг рассмотрения из-за процессуальной ошибки, не опровергнув по существу выводов апелляции касательно дефективности доказательств.

Так, Верховный Суд не опроверг заключений суда предыдущей инстанции касательно нарушения закона со стороны АП при признании знака «Корвалол Сorvalolum» хорошо известным. Причиной отправки дела на новый круг рассмотрения стало непривлечение судами низших инстанций «Фармака» в качестве соответчика (на первом круге рассмотрения «Фармак» выступал в качестве третьего лица).

По мнению Верховного Суда, такая ошибка судов предыдущих инстанций нарушила процессуальные права «Фармака» и принцип равенства сторон перед законом и судом.

Вместе с тем, как уже говорилось, Верховный Суд не имел замечаний к выводам суда предыдущей инстанции о нарушении АП закона.

По мнению «Дарницы», суд первой инстанции на новом круге рассмотрения неправильно определил предмет доказывания — вместо установления нарушения АП закона при признании знака «Корвалол Сorvalolum» хорошо известным суд принялся дописывать, исправлять решение АП, корректируя его новыми доказательствами, полученными в 2019 году, которых не было в распоряжении АП при вынесении решения (в частности, речь идет об экспертном заключении и результатах опроса потребителей). Подобное вмешательство суда в дискреционные полномочия АП не предусмотрено законом и идет вразрез с судебной практикой в подобных спорах.

Позиция Фармака

«Фармак», в свою очередь, утверждал, что предоставленные им материалы являются надлежащими.

Так, по мнению «Фармака», доказательства хорошей известности знака «Корвалол» (без латинской части «Corvalolum») вполне свидетельствуют и о хорошей известности «Корвалол Corvalolum». «Фармак» считает, что обозначения «Корвалол» и «Корвалол Corvalolum» являются семантически тождественными, поэтому материалы о «Корвалоле» подтверждают хорошую известность «Корвалол Сorvalolum».

При этом лишь на новом круге рассмотрения дела в суде «Фармак» укрепляет свою позицию экспертным заключением и результатами опроса потребителей (в распоряжении ни АП, ни суда на первом круге рассмотрения дела таких доказательств не было), изготовленными в 2019 году. По этому поводу «Дарница» обращает внимание суда на то, что эти доказательства никак не могут опровергнуть нарушение АП закона при признании знака «Корвалол Сorvalolum», поскольку суд должен проверять решение АП на соответствие закону на дату его принятия (т.е. по состоянию на 2017 год), а не на дату принятия решения судом (2019 год).

Оправдывая подачу доказательства за период уже после даты, на которую испрашивалась правовая охрана (т. е. после 2002 года), «Фармак» утверждал, что эти доказательства просто подтверждали сохранение «Корвалол Corvalolum» статуса хорошо известного к моменту обращения в АП в 2017 г. (хотя «Дарница» по этому поводу отмечает, что подобная практика не предусмотрена ни Порядком, ни каким-либо другим нормативно-правовым актом). По мнению «Фармака», поданных им доказательств в совокупности было достаточно для признания хорошо известным «Корвалол Corvalolum» по состоянию на 2002 год.

Объясняя отсутствие в заявочных материалах результатов социологического опроса об известности «Корвалол Corvalolum», «Фармак» ссылается на необязательность их наличия.

Общая позиция «Фармака» в отношении доказательств — наличие у АП широкой дискреции самостоятельно решать, какие доказательства являются надлежащими и достаточными. По мнению «Фармака», отсеивание судом дефективных доказательств при отмене решения АП является вмешательством в дискрецию органа исполнительной власти.

Заключение

Решение суда в этом деле будет, без преувеличения, знаковым для института хорошо известных знаков — от него будет зависеть, должен ли заявитель тщательно формировать заявочные материалы из надлежащих доказательств, или же полагаться на благосклонность АП и быть менее щепетильным при формировании доказательной базы. Более того, решение в данном деле задаст тренд касательно того, останутся ли суды исключительно стражами закона, отменяя незаконные решения, или же станут помощниками других субъектов правоприменения (таких как АП), корректируя и дописывая их решения по ходу рассмотрения дела.